OLG Düsseldorf: Ein Verletzer eines standardessentiellen Patents muss nur auf ein Angebot reagieren, das sich im Rahmen der FRAND Bedingungen hält.
Im Nachgang zur Entscheidung des EuGH in der Sache Huawei Technologies/ZTE (Urteil vom 16.07.2015, Az. C-170/13) hat sich das OLG Düsseldorf erneut mit der Frage befasst, welchen Pflichten der Inhaber eines standardessentiellen Patentes (SEP) vor Erhebung einer Unterlassungsklage nachkommen muss (Urteile vom 30.03.2017, Az. I-15 U 65/15 und I-15 U 66/15).
Vorgehensweise nach dem EuGH-Urteil Huawei Technologies/ZTE
Der EuGH hat in seiner Entscheidung ein mehrstufiges Verfahren verlangt, dass der Inhaber eines SEP einhalten muss, bevor er einen vermeintlichen Patentverletzer gerichtlich auf Unterlassung, Rückruf oder Vernichtung in Anspruch nehmen kann. Hält der Patentinhaber dieses Verfahren nicht ein, kann ihm der vermeintliche Verletzer den Einwand kartellrechtswidrigen Verhaltens nach Art. 102 AEUV entgegenhalten. Als Folge ist die Klage im Hinblick auf die genannten Ansprüche als unbegründet abzuweisen.
In einem ersten Schritt hat der Patentinhaber den vermeintlichen Verletzer detailliert über den Verletzungsvorwurf zu informieren. Antwortet dieser mit einer grundsätzlichen Bereitschaft zur Lizenznahme unter FRAND Bedingungen (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory), muss der Patentinhaber ein entsprechendes Angebot machen. Dabei hat er auch die Höhe der Lizenzgebühren sowie deren Berechnung mitzuteilen.
Falls der vermeintliche Verletzer auf dieses Angebot nur verzögernd und mit einem Gegenangebot reagier, das seinerseits nicht FRAND Bedingungen genügt, ist der Patentinhaber frei, eine Unterlassungsklage zu erheben.
OLG Düsseldorf: Vorgeblicher Verletzer muss nur auf ein FRAND Angebot reagieren
In den vor dem OLG Düsseldorf verhandelten Fällen ging es um Patente zu Mobilfunkstandards (GPRS und UMTS).
Das Landgericht hatte in erster Instanz der Klage jeweils mit der Begründung stattgegeben, die Beklagte sei ihren Pflichten nicht nachgekommen. Es könne offenbleiben, ob das Lizenzangebot der Klägerin tatsächlich FRAND Bedingungen genüge, da die Beklagte nicht rechtzeitig ein Gegenangebot vorgelegt hatte.
Das OLG sah dies anders und stellte bereits in einer früheren Entscheidung die Zwangsvollstreckung aus den erstinstanzlichen Urteilen gegen Sicherheitsleistung einstweilen ein. Die Auffassung des Landgerichts stelle eine Fehlinterpretation des EuGH-Urteils dar. Die Beklagte müsse nur auf ein Angebot reagieren, das sich im Rahmen der FRAND Bedingungen halte. Ein Angebot, das diese Bedingungen nicht einhalte, könne die Beklagte ignorieren, ohne dass ihr dies im Unterlassungsprozess die Einrede der kartellrechtswidrigen Klageerhebung nehme.
FRAND wieder vor dem BGH?
In den nunmehr ergangenen Berufungsentscheidungen hat das OLG Düsseldorf die Klagen abgewiesen. Die Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Dem Vernehmen nach hat das OLG entscheidungserheblich darauf abgestellt, dass das Angebot der Klägerin nicht den FRAND Bedingungen genüge. Im Vergleich zu anderen Lizenzvereinbarungen für die streitgegenständlichen Patente liege eine Diskriminierung der Beklagten vor.
Bei Einlegung der Revision durch die Klägerin wird sich der BGH erstmals seit der Entscheidung des EuGH mit der Beurteilung eines FRAND Sachverhalts beschäftigen müssen. Dies könnte dem BGH die Gelegenheit geben, Maßstäbe für die Ausgestaltung des Lizenzangebots, insbesondere der Lizenzhöhe, aufzustellen.
