Die versäumte Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen ist eine "Red Flag" in der Due Diligence. Wir zeigen die Hintergründe des nicht seltenen Befundes.
Technologie und Innovationen sind oftmals die entscheidenden Assets im Rahmen eines Unternehmenskaufs. Insbesondere Patente und Patentanmeldungen spielen häufig für die Kaufentscheidung eine zentrale Rolle. Im Rahmen der Due Diligence-Prüfung kann sich jedoch offenbaren, dass das Zielunternehmen nicht Inhaber der zugrunde liegenden Erfindungsrechte geworden ist.
Die Mehrzahl der betrieblichen Erfindungen wird von angestellten Arbeitnehmern getätigt. Die Rechte an solchen Arbeitnehmererfindungen liegen jedoch nicht automatisch beim Arbeitgeber. Vielmehr steht das Recht auf das Patent dem Erfinder selbst zu. Es bedarf einer gesonderten Überleitung dieser Rechte auf den Arbeitgeber. Bei Arbeitnehmern sieht das Arbeitnehmererfindungsgesetz hierfür ein besonderes Procedere vor: Erforderlich ist die Meldung der Erfindung durch den Arbeitnehmer sowie deren fristgebundene Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber.
Versäumte der Arbeitgeber die Frist zur Inanspruchnahme, so führte dies in der Vergangenheit bis zur Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes am 01. Oktober 2009 zur automatischen Freigabe der Erfindung durch den Arbeitgeber. Folge: Der Arbeitnehmer blieb weiterhin Rechteinhaber. In Unkenntnis dieses Defizits haben Unternehmen derartige Arbeitnehmererfindungen sodann – unberechtigt – im eigenen Namen zum Patent angemeldet und in der Folgezeit jahrelang wirtschaftlich ohne rechtliche Grundlage verwertet.
Gesetzesreform zu Arbeitnehmererfindungen nicht ausreichend
Mit der Änderung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes am 01.10.2009 wollte der Gesetzgeber dieses Risikopotential minimieren und veränderte die Regelungssystematik: Die Inanspruchnahme einer Arbeitnehmererfindung wird nach Ablauf einer bestimmten Frist nach Erfindungsmeldung grundsätzlich fingiert. Möchte der Arbeitgeber dies verhindern, muss er aktiv tätig werden und die Erfindung vor Fristablauf ausdrücklich freigeben. Das Problem eines „versehentlichen Rechtsverlusts″ durch fehlende ausdrückliche Inanspruchnahme einer gemeldeten Erfindung stellt sich daher seit der Gesetzesänderung nicht mehr.
Im Rahmen von Due Diligence-Prüfungen stößt man jedoch noch auf zahlreiche Patente und Patentanmeldungen, für die die gesetzliche Inanspruchnahmefiktion noch nicht eingreift. Fehlt es bei diesen „Alterfindungen″ an einer wirksamen Inanspruchnahme, wäre der Arbeitnehmer Rechteinhaber geblieben. Beim Unternehmensverkauf kann sich daraus ein „Dealbreaker″ entwickeln: Beruft sich der Arbeitnehmererfinder im Nachhinein auf seine Rechte, so kann ihm ein Übertragungsanspruch hinsichtlich des Patents oder der Patentanmeldung zustehen. Sofern die Erfindung zwischenzeitlich verwertet wurde und entsprechende Umsätze generiert wurden, drohen zudem finanzielle Ausgleichsansprüche – auch rückwirkend. Die Höhe derartiger Nachforderungen liegt nicht selten im fünfstelligen Bereich.
Frühjahrsputz für das Patentportfolio
Wird im Rahmen der Due Diligence festgestellt, dass das Zielunternehmen die Inanspruchnahme von wichtigen Erfindungen in der Vergangenheit versäumt hat, sollte kurzfristig gehandelt werden: Oftmals wird es ratsam sein, auf den Arbeitnehmererfinder zuzugehen und – soweit möglich – nachträgliche Übertragungs- und Vergütungsvereinbarungen abzuschließen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sich die vermeintlich wertvolle Technologie des Zielunternehmens im Nachhinein als Fehlinvestition entpuppt. Wer verkaufen möchte, kann hier auch prophylaktisch tätig werden. Denn im Hinblick auf Patente und Patentanmeldungen überzeugt nichts so stark wie ein sorgsam dokumentiertes Arbeitnehmererfindermeldesystem.
