3. Februar 2023
Mark Marke Unterscheidungskraft
Markenrecht

Die Bezeichnung „MARK“ ist nicht gleichbedeutend mit „Marke“

Das Bundespatentgericht hatte sich in einem markenrechtlichen Widerspruchsverfahren mit einer ungewöhnlichen Argumentation zu befassen.

Wenn die Verwechslungsgefahr von Marken im Raum steht, nehmen die Markeninhaber* meist für sich in Anspruch, eine besonders kreative, eindrucksvolle oder außergewöhnliche Marke erschaffen zu haben. Ganz anders in einem Widerspruchsverfahren, das dem Bundespatentgericht (BPatG) vorlag (Beschluss vom 19. April 2022 – 25 W (pat) 525/21): Hier bezeichnete die widersprechende Markeninhaberin Teile ihrer Marke als besonders einfallslos und unbeachtlich – in diesem konkreten Fall keine schlechte Taktik.

Beide Zeichen bestanden aus einem großen, in Blautönen gehaltenen Quadrat mit einem Einschnitt im oberen rechten Eck und dazu etwas abgesetzt einem weiteren kleineren, roten Quadrat. Die ältere Marke zeichnete sich zudem dadurch aus, dass im großen Quadrat in großen weißen Lettern das Wort „MARK“ zu lesen war. Die Inhaberin dieser älteren Marke, ein dänisches IT-Unternehmen, wollte die Eintragung der jüngeren, bloß aus zwei Quadraten bestehenden Marke in das deutsche Markenregister verhindern.

Welche Bedeutung kommt dem Schriftzug „MARK“ zu?

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) wies den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurück. Als Begründung führte das DPMA an, dass der Wortbestandteil „MARK“ die ältere Marke dominiere und sich die beiden Zeichen daher nicht ähnlich seien. Daraufhin legte die Inhaberin der älteren Marke Beschwerde zum BPatG ein. Hinsichtlich der Zeichenähnlichkeit argumentierte sie, dass der Wortbestandteil „MARK“ als bloßer Schutzrechtshinweis wie „Marke“, „TM“ oder „Copyright“ aufgefasst werden würde. Verbraucher würden auf derartige Hinweise weniger achten, weshalb er in der Gesamtwahrnehmung zurücktrete und sich die Marke primär durch die beiden farbigen Quadrate auszeichne.

Diese Argumentation ist ungewöhnlich, aber dennoch nachvollziehbar: Um die Anmeldung des neuen Zeichens erfolgreich verhindern zu können, musste die Inhaberin der älteren Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen nachweisen. Ähnlich sind jedoch nur die Bildelemente. Für die Inhaberin der älteren Marke besteht also die Gefahr, dass die Ähnlichkeit gerade deshalb abgelehnt wird, weil der Schriftzug „MARK“ ihrer Marke ausreichend Unterscheidungskraft gibt. Daher versuchte die Markeninhaberin zu argumentieren, dass der Schriftzug nicht schutzfähig und daher zu vernachlässigen sei, um den Fokus allein auf die Bildbestandteile zu lenken.

Schwache Kennzeichnungskraft des grafischen Bestandteils

Das BPatG griff dieses Argument direkt bei der Bewertung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf – allerdings nicht wie von der Markeninhaberin gehofft. Denn das BPatG beurteilte die Kennzeichnungskraft der Marke gerade aufgrund des Schriftzugs „MARK“ als durchschnittlich. Der grafische Bestandteil allein sei als häufig genutztes und rein dekorativ eingesetztes Element nicht unterscheidungskräftig. Erst durch den deutlich wahrnehmbaren Schriftzug „MARK“ erlange die Marke ihre Kennzeichnungskraft.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin sah das BPatG auch keine Ähnlichkeit dieses Schriftzugs zu Schutzrechtshinweisen wie „®“ oder „TM“. Denn diese Hinweise würden in der Regel in kleiner Schriftart und von der eigentlichen Marke abgesetzt angebracht. Die Platzierung eines solchen Hinweises in ausgeschriebener Form und mittig im Kennzeichen sei „völlig unüblich“. Ferner werde das deutsche Wort „Marke“ im Englischen korrekt mit „trademark“ und nicht mit „mark“ übersetzt. Um seinen Standpunkt weiter zu unterstreichen, listete das BPatG eine Reihe von Bedeutungen für das Wort „Mark“ auf, die in keinem Zusammenhang mit einer Marke stehen (u.a.: Kurzform für „Markgrafschaft“, Bestandteil der Währungsbezeichnung „Deutsche Mark“ und Vorname „Mark“).

Schriftzug sorgt für ausreichende Unterscheidbarkeit der Zeichen

Mit dieser Argumentation hatte das BPatG dem Argument der Markeninhaberin für die Zeichenähnlichkeit bereits den Wind aus den Segeln genommen. Folgerichtig stellte das BPatG anschließend darauf ab, dass der Wortbestandteil „MARK“ für eine hinreichende Unterscheidung der beiden Marken sorgt. Nicht der grafische Bestandteil, sondern der Wortbestandteil sei für die ältere Marke prägend. So seien die beiden farbigen Quadrate schlicht zu gewöhnlich, um im Gesamteindruck des Kennzeichens herauszustechen.

Dementsprechend folgte das BPatG nicht der Auffassung der Markeninhaberin, wonach sich der Verkehr maßgeblich an dem grafischen Bestandteil orientieren würde. Dem Wortbestandteil „MARK“ könne eine mitbestimmende Wirkung nicht einfach abgesprochen werden; es gebe keinen Grund, davon auszugehen, dass der Verkehr den größen- und kontrastmäßig deutlich erkennbaren Schriftzug vernachlässigen würde. Im Ergebnis sorge der Schriftzug daher für eine ausreichende Unterscheidbarkeit der beiden Zeichen.

Keine mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung

Schließlich setzte sich das BPatG auch noch mit der Frage auseinander, ob zumindest die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung der Marken denkbar sei. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht insbesondere dann, wenn ein Unternehmen eine ganze Serie ähnlicher Marken besitzt und die angegriffene Marke mit diesen Serienmarken in einem Bestandteil übereinstimmt. In diesem Fall besteht die berechtigte Sorge, dass der Verkehr die angegriffene Marke aufgrund der Ähnlichkeit zu den Serienmarken fälschlicherweise gedanklich mit dem Unternehmen verbindet oder zumindest eine wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zwischen den Markeninhabern vermutet.

Diese Gefahr war hier bereits offensichtlich nicht gegeben, weil die Inhaberin der älteren Marke überhaupt keine Markenserie nachgewiesen hatte. Das BPatG stellte dennoch klar, dass der Bildbestandteil der beiden farbigen Quadrate ohnehin nicht geeignet wäre, um eine mittelbare Verwechslungsgefahr herbeizuführen. Dieses Motiv aus geometrischen Grundformen sei so üblich, dass schlicht kein Schutz beansprucht werden könne. Allenfalls bei einer exakten Übernahme könnte über eine Verwechslungsgefahr nachgedacht werden – jegliche auch nur geringfügige Abweichungen reichten bei derart simplen Formen jedoch aus, um die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Hier sah das BPatG sogar deutliche Abweichungen, da sich der Abstand der beiden Quadrate sowie die verwendeten Blau- und Rottöne in den beiden Zeichen voneinander unterschieden. Unabhängig von dem Schriftzeichen „MARK“ wären die Unterschiede im Bildbestandteil also ausreichend groß, um eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Kreativität kann nicht nur bei der Kreation von Marken, sondern auch bei der rechtlichen Argumentation helfen

Das BPatG hätte sich die Entscheidung auch deutlich einfacher machen können. Ein Blick in das Markenregister zeigt nämlich, dass der Wortbestandteil „MARK“ ebenfalls Bestandteil der Firma der Markeninhaberin war. Das Argument der Markeninhaberin, der Schriftzug werde als Hinweis darauf verstanden, bei dem Zeichen handle es sich um eine Marke im rechtlichen Sinne, erscheint vor diesem Hintergrund noch fernliegender. Insbesondere der Verkehr, der bereits Kontakt mit dem Unternehmen hatte, wird in dem Schriftzug sehr wahrscheinlich den Unternehmensnamen wiedererkennen.

Das BPatG hat jedoch die Gelegenheit genutzt, sich mit der etwas ungewöhnlichen Argumentation der Markeninhaberin auseinanderzusetzen. Die Ausführungen des BPatG sind praktisch durchaus relevant. Zwar werden zusammengesetzte Marken grundsätzlich nach ihrem Gesamteindruck bewertet. Es ist jedoch auch anerkannt, dass einzelne Bestandteile einer zusammengesetzten Marke prägenden Charakter besitzen können. Wäre dem Bildbestandteil hier prägende Wirkung zugekommen, hätte die Argumentation der Markeninhaberin Aussicht auf Erfolg gehabt. Dafür waren die beiden farblichen Quadrate jedoch zu gewöhnlich und unkreativ.

Der Beitrag wurde in Zusammenarbeit mit Lukas Burrer erstellt.

*Gemeint sind Personen jeder Geschlechtsidentität. Um der leichteren Lesbarkeit willen wird im Beitrag die grammatikalisch männliche Form verwendet.

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