16. Dezember 2020
Zwangslizenz Patent Lieferkette
Patentrecht

5 Jahre nach Huawei/ZTE – FRAND-Pflichten erneut vor EuGH

Das Landgericht Düsseldorf hat dem Europäischen Gerichtshof erneut Fragen zu den FRAND-Pflichten der Inhaber standardessentieller Patente vorgelegt.

Das Landgericht Düsseldorf hat am 26. November 2020 verkündet, ein Patentverletzungsverfahren auszusetzen und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zentrale Fragen zur kartellrechtlichen Zwangslizenz an standardessenziellen Patenten (SEP) vorzulegen.

Der Vorlagebeschluss strebt eine Konkretisierung der Huawei/ZTE Rechtsprechung des EuGH an. Er umfasst zwei Fragenkomplexe zur Bewertung der Lizenzbereitschaft eines SEP-Benutzers einerseits und zum FRAND-konformen Verhalten des SEP-Inhabers bei mehrstufigen Lieferketten andererseits.

Hintergrund: Zwangslizenzverpflichtung des SEP-Inhabers

Hintergrund des Vorlagebeschlusses ist die anhaltende Diskussion über die kartellrechtlichen Pflichten von SEP-Inhabern. Bei SEPs handelt es sich um Patente, die Teil eines technischen Standards sind. Ist die Benutzung des Standards für den Zugang zu oder ein wettbewerbsfähiges Angebot auf einem Produktmarkt erforderlich, kann das SEP dem Inhaber eine marktbeherrschende Stellung vermitteln. Im Fokus anhängiger Rechtsstreits stehen derzeit vor allem Mobilfunkpatente, die für die Umsetzung von Mobilfunkstandards wie 3G oder LTE benutzt werden müssen. 

Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen den Rechten und Interessen des SEP-Inhabers und denen der SEP-Benutzer. Einerseits vermittelt das Patent seinem Inhaber das Recht, Dritten die Nutzung der patentgeschützten Technologie ohne seine Zustimmung zu untersagen. Andererseits sind Marktteilnehmer daran interessiert Zugang zu einem Produktmarkt, der nur bei Konformität der angebotenen Produkte mit der standardisierten Technologie und Nutzung des SEPs möglich ist, unter fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (englisch: FRAND) Bedingungen zu erhalten. 

Dieses Spannungsfeld soll dadurch interessengerecht aufgelöst werden, dass sowohl SEP-Inhaber als auch SEP-Benutzer Verhaltenspflichten erfüllen, die den Zugang zu standardisierter Technologie unter FRAND Konditionen ermöglichen sollen (FRAND-Pflichten). 

Kommt ein SEP-Benutzer seinen Pflichten nach, ist der SEP-Inhaber gezwungen, ihm eine Lizenz an seinem SEP zu FRAND Bedingungen zu gewähren. Erhebt der SEP-Inhaber dennoch eine Unterlassungsklage gegen den SEP-Benutzer, steht dem SEP-Benutzer dagegen der Einwand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung (FRAND-Einwand) zu. Zumindest ein Unterlassungsantrag wird dann von deutschen Gerichten als „derzeit unbegründet“ abgewiesen. 

FRAND-Pflichten gemäß der Entscheidung Huawei/ZTE des Europäischen Gerichtshofs

Die Voraussetzungen des FRAND-Einwands und die FRAND-Pflichten der Parteien hat der EuGH bereits im Jahr 2015 in der Entscheidung „Huawei/ZTE“ (Urteil vom 16. Juli 2015, Rechtssache C-170/13) – ebenfalls auf eine Vorlage des Landgerichts Düsseldorf hin – verbindlich festgehalten. Zu den vorgerichtlichen FRAND-Pflichten zählt ein Verletzungshinweis des SEP-Inhabers, eine Lizenzbereitschaftserklärung des SEP-Benutzers, ein Lizenzangebot des SEP-Inhabers und ein potentielles Gegenangebot des SEP-Benutzers. Diese Pflichten stehen in einem Stufenverhältnis (sog. FRAND-Stufenleiter). Dies bedeutet, dass eine Partei ihren FRAND-Pflichten dann nachkommen muss, wenn die andere Partei ihre Pflichten auf der vorherigen Stufe erfüllt hat. 

Auch wenn die Huawei/ZTE Rechtsprechung des EuGH einen grundsätzlichen Rahmen für den FRAND-Einwand geschaffen hat, lässt sie in der Praxis viele Fragen offen. 

Das Landgericht Düsseldorf hat nun erneut einen Rechtsstreit ausgesetzt und dem EuGH im Zuge der praktischen Anwendung der in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2015 festgehaltenen Grundsätze aufgeworfenen Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

Erforderliche Konkretisierung der Anforderungen aus der Entscheidung Huawei/ZTE 

Ein Komplex der Vorlagefragen soll die Anforderungen aus der Entscheidung Huawei/ZTE konkretisieren. 

In der Praxis sind Gespräche zwischen SEP-Inhaber und SEP-Benutzer nämlich selten so strukturiert wie die FRAND-Stufenleiter des EuGH es voraussetzt. Oft verhalten sich die Parteien anders als es der EuGH bei wörtlicher Anwendung der Huawei/ZTE Rechtsprechung vorsieht. 

In diesen Fällen stellt sich die Frage ob FRAND-Pflichten auch in abweichender Form erfüllt werden können. 

Eine Kernfrage des Landgerichts ist bereits, ob FRAND-Pflichten zwingend vor Einleitung des Rechtsstreits durchlaufen werden müssen oder ob die Parteien ihre Pflichten auch noch während eines Rechtsstreits nachholen können. Der Vorlagebeschluss umfasst zudem Fragen, wann von einer beachtlichen Lizenzierungsbitte (Lizenzbereitschaft) des SEP-Benutzers auszugehen ist. Kann man etwa schon dann fehlende Lizenzbereitschaft annehmen, wenn der vermeintliche SEP-Benutzer vorgerichtlich auf einen Verletzungshinweis (für mehrere Monate oder gar ganz) schweigt oder ein besonders niedriges Lizenzgegenangebot macht? Diese Fragen sind von besonderer Praxisrelevanz. Sie entscheiden nämlich, wann ein gerichtliches Vorgehen gegen einen unlizenzierten SEP-Benutzer erfolgversprechend ist. 

Kartellrechtliche Zwangslizenz und der FRAND-Einwand bei komplexen Lieferketten

Eine weitere Dimension erhält die Anwendung der Huawei/ZTE Rechtsprechung bei der Betrachtung mehrstufiger Lieferketten.

Die Entscheidung Huawei/ZTE befasst sich nur mit einem bilateralen Verhältnis zwischen einem SEP-Inhaber und einem einzelnen SEP-Benutzer. Fälle, in denen bereits (Vor-)Produkte in der mehrstufigen Lieferkette von einem SEP erfasst sind und die Zulieferer den SEP-Inhaber vergeblich um eine FRAND-Lizenz gebeten haben, sind deutlich komplexer.

Diese Problematik tritt besonders in den sog. „Connected Car“ Verfahren auf, die in jüngerer Zeit vermehrt vor deutschen Gerichten geführt werden. Die SEP-Inhaber – zum Teil reine Patentverwerter – sind hier der Auffassung, ihre FRAND-Pflichten zwingen sie nur, überhaupt Zugang zur patentierten standardisierten Technologie zu gewähren. Auf welcher Ebene einer Lieferkette sie die FRAND-Lizenz erteilen, sei ihnen überlassen. Die Hersteller komplexer Endprodukte sind hingegen der Auffassung, der SEP-Inhaber könne nicht einerseits lizenzbereiten Zulieferern eine FRAND-Lizenz verweigern und gleichzeitig die Endproduktehersteller auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Über FRAND-Pflichten in einer derart komplexen Konstellation hatte der EuGH in der Sache Huawei/ZTE nicht zu entscheiden.

Das Landgericht Düsseldorf legt dem EuGH daher auch Fragen zur Lizenzierung in der Lieferkette vor. Konkret fragt es u.a., ob ein Endproduktehersteller einer Klage des SEP-Inhabers die FRAND-Einrede entgegenhalten kann, wenn der SEP-Inhaber einem lizenzwilligen Zulieferer eine FRAND-Lizenz verwehrt. Auch geht das Landgericht in seinen Fragen auf die Bedeutung von Branchengepflogenheiten, einen möglichen Lizenzierungsvorrang und die Erschöpfungswirkung ein. 

Diese Fragen haben eine hohe Praxisrelevanz für Branchen, in denen Schutzrechtslizenzen traditionell auf Ebene der Zulieferer genommen werden, weil diese ein „patentverletzungsfreies“ (Vor-)Produkt liefern müssen. Die Relevanz ist nicht nur auf den Bereich „Connected Cars“ beschränkt. Auch in anderen Bereichen des Internet of Things (IoT) müssen sich Hersteller und Zulieferer vormals „analoger“ Produkte inzwischen mit SEP-Lizenzen auseinandersetzen. Im Fokus stehen dabei neben Kommunikations-SEPs auch Bereiche wie Sensorik, Standards für Stromspeicherung und Ladetechnik sowie Schnittstellentechnologie. 

Lang erwartete Vorlage und Ausstrahlung auf das parallele Gesetzgebungsverfahren

Aufgrund der erheblichen Praxisrelevanz werden klare Vorgaben zu den zentrale Fragen der kartellrechtlichen Zwangslizenz und FRAND-Pflichten in der Praxis dringend erwartet. Dies zeigen insbesondere die Reaktionen in Fachkreisen, die bedeutende FRAND-Entscheidungen derzeit auslösen. 

Bereits im Mai 2020 verkündete der Bundesgerichtshof (BGH) seine lange erwartete und nach der Veröffentlichung im Juli 2020 vielzitierte Entscheidung „FRAND-Einwand“, in der er die FRAND-Pflichten nach der Huawei/ZTE Rechtsprechung des EuGH selbstständig auslegte und damit zumindest in einzelnen Punkten den deutschen Gerichten höchstrichterliche Orientierungspunkte gab. Offenbar lagen im dortigen Verfahren die Voraussetzungen des Art. 267 Abs. 3 AEUV nicht vor, welche den BGH zu einer eigenen Vorlage an den EuGH verpflichtet hätten. 

Von einer Vorlage zum EuGH war man in Fachkreisen jedoch spätestens im Juni 2020 ausgegangen, nachdem sich das Bundeskartellamt in einem „Connected Car“ Verfahren als „Amicus Curiae“ an das Landgericht Mannheim gewandt und eine Vorlage angeregt hatte. Dies entschied sich jedoch gegen eine Vorlage und verurteilte den beklagten Automobilhersteller zur Unterlassung, die jedoch nur vorläufig gegen eine hohe Sicherheitsleistung vollstreckt werden kann. 

Vor allem vor dem Hintergrund der „Connected Car“ Fälle kam in der Praxis immer stärker der Wunsch nach mehr Rechtssicherheit auf, wann ein SEP-Inhaber seinen Unterlassungsanspruch durchsetzen kann. In diesem Kontext wurde eine Gesetzgebungsinitiative zur Änderung der Regelung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs gestartet. Der Regierungsentwurf dieses „Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatMoG 2)“ wird voraussichtlich im Januar 2021 in den Bundestag eingebracht. Der derzeitige Entwurf sieht den ausnahmsweisen Ausschluss des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs vor, wenn dessen gerichtliche Durchsetzung unverhältnismäßig ist.

Aussetzung von SEP-Streitigkeiten im Einzelfall prüfen

Vor dem Hintergrund der erheblichen Praxisrelevanz ist die Vorlage des Landgerichts Düsseldorf zum EuGH zu begrüßen. Insbesondere die zunehmende Implementierung von SEPs in verschiedenen Feldern des IoT lässt die Lizenzierung in der Lieferkette künftig noch relevanter erscheinen. Eine einheitliche Rechtsanwendung kann hier nur durch konkretere Vorgaben des EuGH sichergestellt werden.

Für laufende SEP-Verfahren bedeutet dies gleichzeitig, dass eine Aussetzung des Verfahrens analog § 148 ZPO im Raum steht, sofern eine der Vorlagefragen für den Rechtsstreit entscheidungserheblich ist. In einem solchen Fall könnte es im Sinne der einheitlichen Anwendung des Unionsrechts und aus prozessökonomischen Gründen geboten sein, die Entscheidung des EuGH abzuwarten. Gleichzeitig könnte eine zu weitgehende Aussetzung von SEP-Streitigkeiten zu einer temporären Rechtsschutzlücke für SEP-Inhaber führen. Aussetzungsentscheidungen der Instanzgerichte werden daher immer mit Blick auf den Einzelfall zu treffen sein. 

Tags: Lieferkette Patent SEP Zwangslizenz


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.