Der Versuch, den Begriff „Black Friday“ in Deutschland als Marke zu etablieren, ist vorerst gescheitert: Das DPMA hat die Wortmarke am 27. März 2018 gelöscht.
Die Marke „Black Friday“ war ursprünglich im Jahr 2013 auf Antrag der Klingenthal Südring GmbH in das Markenregister eingetragen worden. 2016 wurde sie vom chinesischen Unternehmen Super Union Holdings Ltd. übernommen und seitdem für eine Vielzahl an Produkten beansprucht.
Das Geschäftsmodell der Super Union gestaltete sich folgendermaßen: Sie lizenzierte die Wortmarke an die deutsche Black Friday GmbH, die eine Online-Plattform betreibt, auf der unter der Domain www.blackfridaysale.de an einem Tag pro Jahr Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen mit erheblichen Preisnachlässen angeboten werden. Um an dieser Verkaufsaktion teilzunehmen, mussten Händler mit der Black Friday GmbH einen entgeltlichen Lizenzvertrag schließen, der sie zur Nutzung des Begriffs „Black Friday“ im Rahmen dieses Sonderverkaufs berechtigen sollte.
Unternehmen, die ohne vorherigem Erhalt einer Lizenz eigene Verkaufsaktionen als „Black Friday“ bewarben, wurden von der Markeninhaberin Super Union in großer Zahl abgemahnt. Wer sich dem nicht fügen wollte, riskierte ein gerichtliches Verfahren. Fünfzehn Unternehmen wollten diese Abmahnpraxis nicht hinnehmen und reagierten mit Löschungsanträgen gegen die Wortmarke beim DPMA. Das DPMA hat dreizehn dieser Verfahren verbunden und dem Löschungsantrag stattgegeben (Aktenzeichen: 30 2013 057 574 – S 33/17 Lösch).
Wortmarke „Black Friday“ mangelt es an Unterscheidbarkeit
Nach Ansicht des DPMA fehlt es der Wortmarke „Black Friday“ an der für die Eintragung als Marke erforderlichen Unterscheidungskraft. Der § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG legt die Unterscheidungskraft als Eintragungsvoraussetzung fest. Dem liegt seitens des Gesetzgebers folgende Erwägung zu Grunde: Begriffe, die von einer Mehrzahl von Händlern zur Bewerbung ihrer Waren und Dienstleistungen genutzt werden, sollen nicht von einem einzelnen Unternehmen monopolisiert werden können (vgl. hierzu EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 – Rs. C – 108 und 109/97 (Chiemsee); EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 – C-363/99 (Postkantoor)).
Der Begriff „Black Friday“ stammt aus dem US-amerikanischen Sprachgebrauch und dient dort seit Jahrzehnten zur Bewerbung von Rabattaktionen am Freitag nach Thanksgiving, also am Freitag vor dem ersten Adventswochenende. Während er in seinem Herkunftsland hauptsächlich im Präsenzhandel verwendet wird, hat er sich in Deutschland auch im Bereich des Onlinehandels als Werbeslogan für Rabattaktionen etabliert.
Im Verfahren vor dem DPMA war unter anderem streitig, ob der Terminus in dieser Bedeutung deutschen Verbrauchern hinreichend bekannt sei. Das DPMA bejahte dies – auch für die Zeit vor der Eintragung der Marke im Jahr 2013 – , so dass die Super Union ohne Erfolg geltend machte, „Black Friday“ sei deutschen Marktteilnehmern nicht als allgemeiner Werbebegriff für Sonderverkäufe bekannt. Das DPMA war vielmehr der Ansicht, dass der durchschnittliche deutsche Verbraucher den Begriff
als Hinweis auf einmal im Jahr stattfindende Rabatt- oder Angebotsaktionen von insbesondere Online-Shops am Freitag nach Thanksgiving Ende November
wahrnehme. Um als Wortmarke geschützt sein zu können, muss ein Begriff jedoch vom Betrachter als Hinweis auf die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Unternehmen wahrgenommen werden. Da der durchschnittliche deutsche Verbraucher „Black Friday“ nicht mit einem bestimmten Unternehmen verbinde, sei die sog. Herkunftsfunktion nicht erfüllt und daher die Marke aus dem Register zu löschen.
Die Eintragung der Marke „Black Friday“ kann mit dem Versuch verglichen werden, den Begriff „Sommerschlussverkauf“ zu monopolisieren. Hinter einem solchen Vorgehen vermutet der Gesetzgeber den Versuch, Konkurrenten wegen der Verwendung gängiger Begriffe abzumahnen. Zu Recht, wie der Fall der Marke „Black Friday“ zeigt: Seitdem die Super Union im Jahr 2016 die Marke übernommen hat, hat sie zahlreiche Unternehmen abgemahnt, darunter auch Global Player wie Amazon.
Die Entscheidung des DPMA, dieser Abmahnpraxis ein Ende zu setzen, ist unter Praktikern weitgehend auf Zustimmung gestoßen. Auch für Unternehmen ist es eine Erleichterung, mit „Black Friday“ einen bereits etablierten Slogan nutzen zu können und nicht mehr auf Ersatzwendungen wie „Schwarzer Freitag“ oder „Cyber Monday“ ausweichen zu müssen.
Black Friday als Marke: Keine Entscheidung zu Freihaltungsbedürfnis und Bösgläubigkeit
Da das DPMA die Löschungsanträge bereits wegen der fehlenden Unterscheidungskraft der Wortmarke für begründet hielt, ging es auf die weiteren von den Antragstellern angeführten Eintragungshindernisse – das Vorliegen einer beschreibenden Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), eines üblichen Zeichens (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) oder die Bösgläubigkeit des Markeninhabers (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) – nicht ein.
Markenschutz in den USA als Indiz?
Die Super Union hatte zur Verteidigung ihrer Marke angeführt, dass „Black Friday“ selbst in den USA als Wortmarke geschützt sei – und dies, obwohl dort bereits seit den Fünfzigerjahren Verkaufsaktionen am besagten voradventlichen Freitag mit diesem Begriff beworben werden. Das DPMA hielt diesem Argument entgegen, dass ausländische Entscheidungen über Markenschutz keine Bindungswirkung in Deutschland entfalten und setzte sich daher inhaltlich nicht mit der Argumentation des US-Patentamts für den Markenschutz auseinander.
Super Union kündigt Rechtsmittel an – Entscheidung des BPatG bleibt abzuwarten
Die Inhaberin der Marke hat angekündigt, gegen den Löschungsbeschluss des DPMA Beschwerde einzulegen. Der Beschluss ist aktuell noch nicht bestandskräftig und die Marke daher bis auf weiteres zu beachten. Der Rechtsanwalt von Super Union teilte Legal Tribune Online (LTO) mit, er sei
zuversichtlich, dass (die Entscheidung des DPMA) vom Bundespatentgericht aufgehoben werden wird.
Nicht nur für Juristen mit Interesse an Rechtsvergleichung dürfte interessant sein, ob das BPatG sich mit dem bestehenden Markenschutz nach US-amerikanischem Recht inhaltlich auseinandersetzen oder ob das Gericht es ebenfalls bei einem Verweis auf die fehlende Bindungswirkung ausländischen Markenschutzes belassen wird. Aufgrund der überzeugenden Argumentation des DPMA gegen die Schutzfähigkeit des Begriffs „Black Friday“ dürfte der Versuch, die Marke zu erhalten, jedoch kaum Aussicht auf Erfolg haben.
Hinweis in eigener Sache: CMS Deutschland hat die designer outlets OCI Wolfsburg GmbH im Verfahren vor dem DPMA vertreten.
