9. Juli 2020
FRAND Patent
Patentrecht

Bundesgerichtshof erhöht Anforderungen an potentielle Patentverletzer bei FRAND-Verhandlungen

Mit seinem Urteil vom 5. Mai 2020 (Az. K ZR 36/17) erhöhte der Bundesgerichtshof (BGH) die Anforderungen an das Verhalten des potentiellen Patentverletzers für FRAND-Verhandlungen.

Zum ersten Mal seit der grundlegenden Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in Sachen Huawei Technologies ./. ZTE vom 16. Juli 2015 (Az. C-170/13) befasste sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit den Anforderungen an das Verhalten der Beteiligten in FRAND-Verhandlungen.

FRAND-konforme Verhaltensweise des potentiellen Verletzers als Einwendung

Möchte der SEP-Inhaber einen Anspruch auf Unterlassung, Herausgabe bzw. Vernichtung oder Rückruf gegen den vermeintlichen Verletzer gerichtlich durchsetzen, obliegt es ihm, ein mehrstufiges Verfahren innerhaalb einer gemeinsamen Lizenzverhandlung durchzuführen. Wird dieses vom Patentinhaber nicht eingehalten, kann die Gegenseite kartellrechtswidriges Verhalten nach Art. 102 AEUV gegen die Klage einwenden.

Der EuGH hatte im Jahr 2015 in der Entscheidung in Sachen Huawei Technologies ./. ZTE die Ausgestaltung eines mehrstufigen Verfahrens für solche Lizenzverhandlungen festgelegt. Danach zeigt zuerst der Patentinhaber den Verletzungsvorwurf dem Verletzer gegenüber konkret an. Dieser hat darauf mit der ernsthaften Bereitschaft, eine Lizenz unter fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND) Bedingungen nehmen zu wollen, zu reagieren. Nun ist der Patentinhaber dazu angehalten, dem Verletzer ein diesen Kriterien entsprechendes Lizenzangebot zu unterbreiten. Dieses muss eine konkrete Lizenzgebühr enthalten. Der Patentinhaber hat zusätzlich zu begründen, weshalb er sein Lizenzangebot als den FRAND-Kriterien genügend ansieht. Lehnt der Verletzer dieses Angebot ab, hat er seinerseits ein Gegenangebot zu unterbreiten, welches wiederum FRAND-Kriterien entsprechen muss. Lehnt der Patentinhaber dieses ab, so hat der Verletzer ab diesem Zeitpunkt über die Benutzung des SEPs abzurechnen und für die Zahlung der Lizenzgebühr entsprechend seinem Angebot Sicherheit zu leisten.

Divergierende Entscheidungen in den Vorinstanzen

Im zugrundeliegenden Fall ist der Kläger Sisvel eine Patentverwertungsgesellschaft. Mit der Haier Deutschland GmbH und der Haier Europe Trading SRL verklagte Sisvel die deutsche sowie die europäische Vertriebsgesellschaft der Hayer Group. Bei dieser handelt es sich um einen Konzern mit Sitz in Qingdao, China, der weltweit Haushaltsgeräte und Produkte im Bereich der Unterhaltungselektronik vertreibt. Sisvel warf den beiden Tochtergesellschaften vor, durch das Anbieten von Mobiltelefonen auf der Deutschen Unternehmenswebsite sowie auf der Internationalen Funkausstellung 2014 in Berlin die Patente EP 08 52 885 (EP‘885) und EP 12 64 504 (EP‘504) zu verletzen. Diese beiden Klagepatente sind essentiell für den GPRS- bzw. UMTS-Mobilfunkstandard. In den Klagen nahm Sisvel die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung sowie Vernichtung und Rückruf der patentverletzenden Mobiltelefone in Anspruch.

Das Landgericht Düsseldorf gab in erster Instanz den beiden Klagen, welche sich jeweils auf die Verletzung eines Patentes bezogen, statt (Urteile vom 03. November 2015 – 4a O 144/14 und 4a O 93/14). Es entschied, dass die Beklagten ihren Verhaltenspflichten im Rahmen der FRAND-Verhandlungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen seien. Im konkreten Fall hatten diese nicht rechtzeitig nach Ablehnung ihres Gegenangebotes über die Benutzung der Klagepatente abgerechnet und Sicherheit geleistet. Eine nicht rechtzeitige Erfüllung dieser formalen Mindestvoraussetzung sah das Landgericht als Verzögerungstaktik der Beklagten an und verwies deshalb auf deren Lizenzunwilligkeit.

Das Berufungsgericht wies die Klagen in Bezug auf die geltend gemachten Unterlassungs-, Vernichtungs-, und Rückrufansprüche ab (Urteile vom 30. März 2017 – I-15 U 65/15 und I-15 U 66/15). Es interpretierte die Entscheidung des EUGH dahingehend, dass der vermeintliche Verletzer nur dann ordnungsgemäß zu reagieren habe, wenn der Patentinhaber seinerseits die Verpflichtung auf der vorherigen Stufe des FRAND-Verhaltenskataloges vollständig erfüllt hat. Der Inhaber eines SEP habe sich gegenüber der Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet, allen Interessierten eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen anzubieten. Deshalb obliege es ihm zuerst, nicht nur ein formales, sondern auch ein solchen Kriterien tatsächlich entsprechendes Angebot dem Verletzer gegenüber abzugeben.

Nach Einlegung der Revision durch die Klägerin und die Beklagten befasste sich nunmehr der BGH mit den Anforderungen innerhalb der FRAND-Verhandlungen.

BGH konkretisiert zwar einzelne Anforderungen, stellt aber auf konkreten Wortlaut der Korrespondenz ab

Mit seiner Entscheidung hinsichtlich der Verletzung des EP‘885 stellt der BGH faktisch das Urteil des Landgerichts wieder her.

Der BGH führt aus, dass ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung des SEP-Inhabers vorliegen kann, wenn er verhindert, dass dem Standard entsprechende Produkte auf den Markt gelangen oder erhältlich bleiben. Die gerichtliche Geltendmachung von Unterlassungs-, Vernichtungs- und Rückrufansprüchen des Patentinhabers ist deshalb missbräuchlich, sollte der Verletzer ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen gemacht haben. Liegt ein solches noch nicht vor, kann die klageweise Geltendmachung der Ansprüche missbräuchlich sein, wenn der Patentinhaber sich nicht hinreichend bemüht hat, dem grundsätzlich lizenzwilligen Verletzer den Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen zu ermöglichen.

Der BGH bestätigt weiterhin, dass grundsätzlich der Verletzer eine ihn diskriminierende Lizenzforderung des Patentinhabers darzulegen und zu beweisen hat. Allerdings kann den Patentinhaber die Verpflichtung treffen, seine Lizenzforderungen im Einzelnen zu begründen. Diese Verpflichtung ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn dieser nicht bereit ist, eine Lizenz am Klagepatent, sondern ausschließlich an seinem Patentportfolio oder weiteren Schutzrechten zu erteilen. Eine Verknüpfung des Lizenzangebotes mit weiteren Schutzrechten ist aus Sicht des BGH kartellrechtlich nicht zu beanstanden. Voraussetzung sei aber, dass der Lizenznehmer nicht zur Zahlung für die Benutzung nicht-standardessentieller Patente verpflichtet ist. Zudem sei die Vergütung so zu berechnen, dass sie Anwender, welche Produkte für ein spezifisches geografisch begrenztes Gebiet entwickeln möchten, nicht benachteilige.

Im Weiteren stellt der BGH darauf ab, dass die Verhaltenspflichten des Patentinhabers keinem Selbstzweck dienen, sondern es dem Verletzer erleichtern sollen, angemessene Lizenzbedingungen auszuhandeln. Dieser habe deshalb seinerseits klar und eindeutig zu erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht- diskriminierenden Bedingungen abzuschließen. In der Folge muss der Verletzter ernsthaft und zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken.

Die FRAND-Einwendung der Beklagten blieb im konkreten Fall erfolglos, da diese nach Ansicht des BGH nicht ihre ernsthafte und vorbehaltlose Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen zum Ausdruck gebracht hatten. Dabei beurteilte der BGH drei Schreiben aus der Korrespondenz zwischen der Muttergesellschaft und der Klägerin.

Im ersten Schreiben der Muttergesellschaft äußerte diese lediglich die Hoffnung, in förmliche Verhandlungen mit dem Patentinhaber einzutreten („We hope to have a formal negotiation with you″). In einem weiteren Schreiben erklärte diese grundsätzlich die Bereitschaft, eine FRAND-Lizenz nehmen und Lizenzgebühren bezahlen zu wollen. Allerdings stellte sie diese Bereitschaft unter die Bedingung, dass deutsche Gerichte endgültig eine Verletzung und den Rechtsbestand der beiden Klagepatente feststellen. Das dritte vom BGH beurteilte Schreiben enthielt zwar die Erklärung, eine FRAND-Lizenz nehmen zu wollen, gleichzeitig wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die eigene Position unverändert bleibe. Aus objektiver Sicht hielten die Beklagten damit an der bedingten Lizenzbereitschaftserklärung aus dem zweiten Schreiben fest. Zudem wurde im Schreiben erklärt, auf dem inzwischen abgegebenen Gegenangebot zu beharren und dieses solange nicht nachzubessern, bis die Klägerin die Verletzung der weiteren zum Portfolio gehörenden Patente dargelegt habe. Dieses Verhalten sah der BGH als Verzögerungstaktik der Beklagten an. Aufgrund seiner Beurteilung gelangte der BGH deshalb zu der Entscheidung, dass die Beklagten sich nicht als willige Lizenznehmer verhalten hatten.

Der BGH führte zuletzt aus, dass der Verletzer dem geltend gemachten Schadensersatzan-spruch des Patentinhabers einen eigenen Schadensersatzanspruch, gestützt auf die Nichterfüllung seines Anspruches auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen, entgegenhalten könne. Der Schadensersatzanspruch des Patentinhabers ist damit der Höhe nach auf den Betrag beschränkt, welchen er bei Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages erhalten hätte. Als Maßstab dient somit die Schadensberechnungsmethode der Lizenzanalogie. Ein Schadensersatzanspruch des Verletzers kann aus Sicht des BGH aber erst entstehen, wenn dieser vom Patentinhaber den Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen verlangt und letzterer sich entweder rechtswidrig weigert, einen Lizenzvertrag abzuschließen, oder trotz Lizenzbereitschaft des Verletzers kein Angebot zu FRAND-Bedingungen abgibt.

Entscheidung über zweites Klagepatent steht noch aus

Die Chance, einige der offenen Fragen zum Verhandlungsablauf nach den vom EuGH in Huawei/ZTE aufgestellten Kriterien zu klären und einheitliche Vorgaben für die unteren Instanzen aufstellen zu können, wurde nur bedingt genutzt. Die Entscheidung des BGH befasst sich weder mit der Berechnung und Beurteilung einer FRAND-Lizenzgebühr noch mit den Voraussetzungen der Nachholung versäumter Verhaltensweisen innerhalb des Prozesses.  Durch Bezugnahmen auf die eigentlich überholten Orange Book Kriterien werden weitere Unklarheiten erzeugt, die eigentlich durch den EuGH zu klären wären.

Da die Verletzung des zweiten Klagepatents zwischen den Parteien weiterhin streitig ist, wird die Auseinandersetzung hinsichtlich des EP‘504 zwischen Sisvel und Haier vor dem BGH fortgesetzt.

Fazit: Formulierungen in FRAND-Lizenzverhandlungen sind kritisch auszuwählen

Der BGH hat in Sachen Sisvel ./. Haier noch einmal grundsätzlich klargestellt, dass sich Patentinhaber und Verletzer im Rahmen der FRAND-Verhandlungen hinreichend um den Abschluss eines Lizenzvertrages zu bemühen haben. Die Verhaltensweisen beider Seiten können sich insofern maßgeblich auf eine erfolgreiche gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche des Patentinhabers auswirken.

Insbesondere die an den Verletzer gestellten Anforderungen im Rahmen solcher Lizenzverhandlungen hat der BGH in seiner Entscheidung konkretisiert. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die Formulierungen in der Korrespondenz mit dem Patentinhaber von entscheidender Bedeutung. Nach erfolgter Verletzungsanzeige hat der Verletzer konkret und eindeutig die Bereitschaft, eine Lizenz unter FRAND-Bedingungen abschließen zu wollen, zu erklären. Wie der BGH ausführt, erhöhen allgemein gehaltene Formulierungen sowie der explizite Hinweis auf einen Lizenzvertragsabschluss unter der Bedingung der Verletzung und des Rechtsbestandes des Klagepatents das Risiko des Verletzers, als lizenzunwillig angesehen zu werden. Die Verteidigung im Verletzungsprozess bzw. die Einreichung einer Nichtigkeitsklage als solche begründet – wenig überraschend – keinen Vorwurf der Lizenzunwilligkeit.

Für Patentinhaber und Verletzer bleibt somit zu beachten, dass ihr Verhalten im Rahmen der FRAND-Verhandlungen stets ernsthaft und zielstrebig auf den Abschluss eines Lizenzvertrages hinweisen sollte.

Tags: FRAND Lizenz Patentverletzung Verhandlung


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