29. April 2015
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Patentrecht

BGH entwickelt Grundsätze zur mittelbaren Patentverletzung fort

Der Bundesgerichtshof hatte zu entscheiden, wann ein Mittel sich auf ein wesentliches Element der Erfindung i.S.d. § 10 Abs. 1 PatG bezieht.

Der Bundesgerichtshof hatte sich in einem kürzlich entschiedenen Fall mit der Frage auseinanderzusetzen, ob ein Mittel sich bereits dann auf ein wesentliches Element der Erfindung i.S.d. § 10 Abs. 1 PatG bezieht, wenn es lediglich zur Verwirklichung eines den im Patentanspruch vorgeschriebenen Verfahrensschritten vorausgehenden Schritt eingesetzt wird (BGH, Urteil vom 03.02.2015, X ZR 69/13Audiosignalcodierung).

Lieferung dreier Typen von Empfangsgeräten von China nach Deutschland

In der Entscheidung ging es um die mittelbare Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents, das ein „Verfahren zur Übertragung“ digitalisierter Tonsignale schützte. Das geschützte Verfahren umfasste mehrere Verfahrensschritte, die die Codierung und Decodierung der Tonsignale betraf.

Der eigentliche Übertragungsakt im engeren Sinne, sprich das Senden der Signale durch eine Sendeanstalt und das anschließende Empfangen der Signale einschließlich der dafür erforderlichen Modulation und Demodulation auf ein Trägersignal, waren im relevanten Patentanspruch nicht näher beschrieben.

Die Beklagte war ein in China ansässiges Unternehmen. Dies lieferte Empfangsgeräte sowohl unmittelbar nach Deutschland als auch an ein in China ansässiges Unternehmen, das seinerseits die Empfangsgeräte nach Deutschland lieferte.

Zwei der drei angegriffenen Ausführungsformen enthielten entweder eine Einrichtung, mit der die empfangenen Daten decodiert werden konnten, oder sie wurden zumindest mit einer Software ausgeliefert (z.B. Windows Media Player), die – nach im Empfangsgerät erfolgter Demodulation – die Decodierung übernahm.

Das dritte Empfangsgerät verfügte weder über eine Decodier-Einrichtung noch gehörte eine Decodier-Software mit zum Lieferumfang. Einzig das Empfangen und die Demodulation, ohne die das patentgemäße Decodieren der nach dem DVB-Standard übertragenen Fernsehsignale nicht möglich ist, übernahm dieses Gerät.

BGH differenziert zwischen den Ausführungsformen

Die Klage blieb in erster Instanz erfolglos. In der Berufungsinstanz verurteilte das OLG Karlsruhe die Beklagten in vollem Umfang. Der BGH differenzierte zwischen den drei Empfangsgeräten und hob die Verurteilung der Beklagten hinsichtlich der dritten angegriffenen Ausführungsform auf.

Soweit es die Empfangsgeräte mit eingebauter Decodierfunktion sowie beigefügter Decodier-Software betrifft, bestätigte er die Ansicht des Berufungsgerichtes. Diese stellten ein Mittel i.S.d. § 10 Abs. 1 PatG dar. Unschädlich sei insoweit, dass sich mittels der Empfangsgeräte lediglich der Vorgang der Decodierung und damit nur eines Teils des geschützten Verfahrens, nicht aber die unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit all ihren Merkmalen, durch die Abnehmer verwirklichen lasse.

Die Beklagte hafte als Nebentäterin. Als Nebentäter komme bereits derjenige in Betracht, der die Patentverletzung durch eigenes vorwerfbares Verhalten mitverursache (s. hierzu auch BGH, Urteil vom 17.09.2009, Xa ZR 2/08MP3-Player-Import; Urteil vom 30. Januar 2007, X ZR 53/04Funkuhr II). Hierfür reiche es etwa aus, wenn wie im konkreten Fall bei einem mehrstufigen Verfahren bestimmte Schritte des geschützten Verfahrens von dritter Seite ausgeführt und in die eigene Handlung einbezogen würden (vgl. hierzu auch BGH, Urteil vom 27.02.2007, X ZR 113/04Rohrschweißverfahren). Der Senat ging ferner davon aus, dass es sich bei den besagten Geräten auch um ein Mittel handelte, das sich i. S. d. § 10 Abs. 1 PatG auf ein wesentliches Element der Erfindung bezog. Denn die Geräte seien dazu geeignet gewesen, die im Patentanspruch genannten Decodierschritte auszuführen.

Bezüglich der Empfangsgeräte, die weder eine Decodier-Einrichtung aufwiesen noch eine Decodier-Software mitlieferten, verneinte der BGH allerdings eine mittelbare Patentverletzung. Die Geräte seien nicht dazu in der Lage, zumindest den patentgemäßen Verfahrensschritt des Decodierens durchzuführen.

Im Hinblick darauf, dass die fraglichen Geräte zumindest die Demodulation der empfangene Signale vornähmen und diese Demodulation für die anschließende Decodierung zwingend erforderlich sei, ergänzte der BGH, dass es zwar grundsätzlich ausreichend sei, wenn der Einsatz des fraglichen Mittels für die Verwirklichung eines im Patentanspruch vorgesehenen Verfahrensschritts kausal sei. Dies gelte indes nicht, sofern das Mittel – wie im konkreten Fall – lediglich bei einem den patentgemäßen Verfahrensschritten vorgelagerten Schritt zum Einsatz komme. Selbst wenn man im Übrigen den Empfang und die anschließende Demodulation der Signale unter das im Patentanspruch enthaltene Merkmal des „Übertragens“ subsumieren würde, ergäbe sich keine andere Beurteilung. Denn bei der Übertragung handele es sich – so der BGH – lediglich um ein Merkmal untergeordneter Bedeutung, das zur Verwirklichung der geschützten Lehre nichts beitrage (s. hierzu auch BGH, Urteil vom 21. August 2012, X ZR 33/10MPEG-2-Videosignaldecodierung; BGH, Urteil vom 27.02.2007, X ZR 38/06Pipettensystem; BGH, Urteil vom 04.05.2004, X ZR 48/03Flügelradzähler). Mittel, die den Übertragungsvorgang beträfen, bezögen sich mithin nicht auf ein wesentliches Element der Erfindung i.S.v. § 10 Abs. 1 PatG.

Funktionale Bedeutung eines Merkmals für den Gegenstand der Erfindung entscheidend

Mit seinem Urteil bleibt der BGH – soweit es die Empfangsgeräte mit eingebauter Decodierfunktion bzw. mitgelieferter Decodier-Software betrifft – seiner bisherigen Rechtsprechungslinie treu, wonach alle Anspruchsmerkmale gleichwertig und regelmäßig bereits deshalb wesentliche Elemente der Erfindung im Sinne von § 10 Abs. 1 PatG sind, weil sie Eingang in den Patentanspruch gefunden haben (s. hierzu BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10MPEG-2-Videosignaldecodierung; BGH, Urteil vom 27.02.2007, X ZR 38/06Pipettensystem; BGH, Urteil vom 04.05.2004, X ZR 48/03Flügelradzähler). Dabei spielt es keine Rolle, ob das Mittel als solches im Stand der Technik bekannt ist oder ob sich das Mittel auf ein Merkmal des Oberbegriffs oder des kennzeichnenden Teils des Patentanspruches bezieht.

Seine Entscheidung über die dritte angegriffene Ausführungsform stellt indes ein Beispiel dafür dar, dass es sich dabei eben nur um Grundsätze handelt und im Einzelfall auch eine andere Beurteilung gerechtfertigt sein kann. Dies zeigt sich daran, dass selbst dann, wenn man im konkreten Fall den Vorgang der Demodulation unter den Begriff des „Übertragens“ gefasst hätte, eine mittelbare Patentverletzung nach Ansicht des BGH – zu Recht – zu verneinen gewesen wäre. Nach der patentgemäßen Lehre war es unerheblich, in welcher Art und Weise die Übertragung geschah. Der Übertragungsakt trug daher zur Verwirklichung der Erfindung, die den Codier- und Decodiervorgang betraf, nichts bei. Damit unterscheidet der BGH letztlich zwischen Anspruchsmerkmalen, die wesentliche Elemente der Erfindung sind und solchen, denen diese Eigenschaft nicht zukommt.

Entscheidend ist somit nicht ohne Weiteres allein der Umstand, dass ein Mittel mit einem Anspruchsmerkmal kausal zusammenwirkt. Vielmehr kommt es zusätzlich darauf an, ob diesem Merkmal für die Verwirklichung der Erfindung eine funktionale Bedeutung zukommt. Ob einem Merkmal eine solche erfindungsfunktionale Bedeutung zukommt, kann nur im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung des jeweiligen Gegenstands der Erfindung beurteilt werden. Im konkreten Fall fehlte jedenfalls dem Übertragungsakt diese Bedeutung.

Ob die Entscheidung ähnlich ausgefallen wäre, wenn der Übertragungsakt näher im Patentanspruch beschrieben worden wäre, bleibt offen. Nach hiesiger Ansicht hätte dies für das Ergebnis indes keine Rolle spielen dürfen. Denn die bloß nähere wörtliche Umschreibung des Übertragungsaktes im Patentanspruch alleine sagt noch nichts darüber aus, ob den entsprechenden Merkmalen auch eine funktionale Bedeutung für die Erfindung zukommt.

Tags: Ausführungsformen Erfindung funktionale Bedeutung Patentverletzung


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